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在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案

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杨智杰／云林科技大学科技法律研究所教授

外国人申请美国商标须透过美国律师代理并提供住所地地址资讯

2019年之前，外国人在美国申请商标，申请人需要提供一个邮寄地址，其中可以包括邮政信箱。2019年，美国专利商标局进行了规则制定的预告评论程序（notice-and-comment rulemaking），要求居住于美国及其领地以外的商标申请人、注册人或商标诉讼相关方必须由美国执业律师代理（即「美国律师代理要求」）。USPTO解释，采纳美国律师代理要求是学习其他国家类似国内代理人要求的做法，只要申请人住所地不在美国，就须要透过美国代理人提出申请[1]。

最终，USPTO修改37 C.F.R. § 2.32，要求所有申请须包括「每个申请人的姓名和住所地地址（domicile address）」，并新增37 C.F.R. § 2.189，要求「申请人或注册人必须提供并保持其住所地地址」（「住所地地址要求」）[2]。原先预告草案对「住所地」定义为「自然人的永久法定住所地」（the permanent legal place of residence of a natural person），但最后正式通过的规则，将住所地定义扩张到「法人实体的主要营业地点」[3]。另外，USPTO要求申请人提供于判定申请人是否须适用「美国律师代理要求」的所有合理必要资讯[4]。

Chestek申请商标不肯提供住所地地址

2020年5月，代表客户处理商标事务的律师事务所Chestek提交了商标「CHESTEK LEGAL」申请，并仅提供邮政信箱作为其住所地址。审查官拒绝Chestek的申请，因其未能遵守37 C.F.R. §§ 2.32(a)(2) 和 2.189。Chestek拒绝更改其地址，并主张对其施加的规则违反行政程序法的规则制定程序[5]。

审查官最终拒绝该申请。Chestek向美国商标审理暨上诉委员会（TTAB）上诉，TTAB支持审查官的决定，拒绝该案注册。故Chestek进而向联邦巡回上诉法院提起上诉[6]。

新规定草案与最终版本不同？

Chestek主张，此次修订有二个地方违反行政程序法。一，USPTO在制定规则时应遵守5 U.S.C. § 553的预告和评论程序，但由于原先草案中对住所地的定义与最终正式通过的规则内容不同，所以并不符合行政程序法要求的预告[7]。

在美国行政程序法第553条虽然规定行政规则应该经过预告（notice）与评论（comment）程序，但第553条(b)规定了例外：「除非法规要求预知或听证，否则本项不适用于：(A)解释性规则、一般政策声明或机构内组织、程序或实践规则（rules of agency organization, procedure, or practice）；...[8]」也就是说，只有实质性规则（substantial rule）才须经过预告评论程序，解释性规则（interpretive rule）和程序性规则（procedural rules）则不须经过预告评论程序。

Chestek主张，住所地址要求是一项实质性规则，因为其对申请人取得商标提出了新要求：故在实质上改变了申请人的权利或利益[9]。

但上诉法院不同意此看法。上诉法院认为最具参考性的先例是JEM Broadcasting Co. v. F.C.C.案[10]，该案指出，第553条(b)(A) 的程序性规则的特征在于，其并不会改变当事人的权利或利益，但可能改变当事人向行政机关提出其观点的方式。上诉法院认为，本案中，新规则只是改变了申请人向行政机关呈现自己的方式，其并没有改变USPTO评估商标申请的实质标准，例如商标在商业上的使用或其识别性[11]。

Chestek退一步主张，就算该规则是程序性规则，美国专利法35 U.S.C. § 2(b)(2)已明确要求[12]，USPTO在制定法规（regulations）时，必须根据行政程序法第553条进行预告和评论的程序[13]。但上诉法院认为，专利法第2条只说要根据第553条制订法规，但既然第553条(b)(A)存在的程序性例外，则USPTO在制定程序性规则时仍可主张例外[14]，亦即仍然不需要采取预告评论程序。

住所地地址规则的新增是否有理由？

第二，Chestek主张新增住所地址要求是专断和恣意的（arbitrary and capricious），因为最终规则未能对住所地址要求提供令人满意解释，并未考虑到如隐私这种重要问题[15]。Chestek主张，USPTO决定采取的「住所地地址要求」这样的行政行为，属于专擅恣意并违反行政程序法[16]。

但上诉法院认为，这个规定确实与美国律师代理要求的制定有关。USPTO说明，因为曾发生未经授权的外国当事人非法代理商标申请人，以及所谓的自诉外国申请人未能遵守USPTO的要求，且大多数国家类似的国内代理人要求都「将要求条件与住所地连结」，故USPTO打算遵循这一做法。为了将美国律师代理要求与住所地连结，USPTO必须了解申请人的住所，并在规则中将其定义为「自然人的永久法定居所或法人实体的主要营业地点」。因为USPTO需要知道申请人的住所地址，以确定「美国律师代理要求」是否适用[17]。

最后，Chestek主张，住所地址要求是专擅恣意，是因为最终规则未考虑到该要求会产生隐私和其他问题，例如其对家暴受害者或无家可归者的影响。但上诉法院认为，行政机关并不需要「在做出决定时考虑所有政策替代方案」，而且USPTO制定该新规则时，并没有人提出隐私的问题。所以并不能指控USPTO没有考量到当时没人提出的问题[18]。

最终联邦巡回上诉法院驳回了Chestek的上诉，支持USPTO和TTAB的决定，意即维持「提供申请人住所地地址」的新要求。

备注：

In re Chestek PLLC, No. 2022-1843, 2024 WL 561381, at *1 (Fed. Cir. Feb. 13, 2024).

In re Chestek PLLC, at *1.

37 C.F.R. § 2.2(o).

37 C.F.R. § 2.11(b).

In re Chestek PLLC, at *2.

Id. at *2.

5 U.S.C. § 553(b)(A).

In re Chestek PLLC, at *3.

JEM Broadcasting Co. v. F.C.C., 22 F.3d 320 (D.C. Cir. 1994).

In re Chestek PLLC, at *3.

35 U.S.C. § 2(b)(2).

In re Chestek PLLC, at *4.

Id. at *4.

Id. at *2.

Id. at *4.

Id. at *5.

Id. at *6.

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

真理大学法律系副教授

中央大学产业经济所硕士

台湾大学法学博士

在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案

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