境外電商平台「針對性」行銷與商標侵權:2024年英國最高法院Lifestyle Equities v. Amazon案

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王思原/世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授

属地原则(the principle of territory)是商标法重要基本原则之一。据此,商标保护之效力仅限于权利发生或取得之特定国家或区域内。然而,网路行销无远弗届,不受地域限制。只要有网路讯号,消费者无需出门,即可浏览外国网站,选购外国商品,享受商品直送到府的服务。网路行销的盛行给商标法带来新课题:一方面,不能任由跨境电商平台架空商标法对境内商标之保护;另一方面,亦不能漫无原则地,将国内商标权的效力过度向国际延伸。在本案中,英国最高法院(The Supreme Court of the United Kingdom,UKSC)尝试执两用中,寻求平衡点……

英国最高法院简介

英国于2009年10月设立最高法院(UKSC),取代原本的上议院上诉委员会,成为英国最高司法机关,负责审理具有高度重要性的法律争点案件。UKSC的法定法官员额为12人,每案件通常由5位法官组成合议庭审理,视案件复杂度或重要性而定,也可能增加至7或9人。UKSC是英国民事案件的最终审上诉法院,以及英格兰、威尔斯与北爱尔兰刑事案件的最终审上诉法院(苏格兰最高刑事法院则为位于爱丁堡的High Court of Justiciary)[1]。

本案背景

本件上诉涉及英国商标法于网路跨境行销之适用问题。被上诉人(Respondents)为Lifestyle Equities C.V. 和Lifestyle Equities B.V.(以下统称为Lifestyle),前者为「BEVERLY HILLS POLO CLUB」(BHPC)商标之英国及欧盟注册商标权人,后者为其专属被授权人。两家公司均设立于荷兰,营业内容为行销BHPC品牌服饰及周边商品,所有权及控制权属于Eli Haddad。2008年时,Hadded和其两个兄弟闹分家,后者透过其BHPC Associates公司取得BHPC美国品牌及商标注册。因此,BHPC商标在英国及欧盟和美国分属不同商标权人所有。不但如此,在BHPC品牌的经营上,Haddad也刻意采取不同的行销方式,和其兄弟划清界线[2]。本件上诉人为网路电商巨擘Amazon旗下的5间公司(以下统称为Amazon)。Amazon于其美国网站上行销美国BHPC商品,Lifestyle主张此举侵害了其英国与欧盟商标权[3]。

图1. BHPC商标;图片来源:Lifestyle Equities CV & Anr v Amazon UK Services Ltd & Ots [2021] EWHC 118 (Ch), at para. 10

Lifestyle主张,Amazon在其美国网站上刊登广告并销售美国BHPC商品之行为,对于英国消费者而言,具有「针对性」(targeting),从而违反了英国商标法。英国高等法院(High Court)一审判决驳回Lifestyle之主张。依高等法院见解,Amazon美国网站「针对」的是美国消费者,英国消费者。但Lifestyle的主张获得上诉法院(Court of Appeal)的支持。上诉法院认为,美国Amazon网站上的美国BHPC商品广告和销售要约的呈现方式,对于英国消费者而言,具有「针对性」。上诉法院下令禁止Amazon两家公司的相关行为,并允许Lifestyle进一步寻求损害赔偿。Amazon不服上诉法院判决,向最高法院提出上诉[4]。

最高法院判决

本案涉及所谓基于「双重同一性」(double identities)之商标侵害,亦即他人未经注册商标权人同意,于交易过程中使用之标识和系争注册商标相同,且用于同一商品或服务 [5]。此类型侵害的特点在于,标识和商品或服务同一即构成侵权,原告无须另外举证被告之使用有致混淆误认之虞 [6]。依向来判例见解,双重同一性商标侵权之基本构成要件为:

(i)第三人于相关领域(relevant territory)内使用系争标识;

(ii)于交易过程中使用;

(iii)未经商标权人同意;

(iv)系争标识与据争商标相同;

(v)系争商品或服务与据争商标所注册之商品或服务同一;以及

(vi)影响或可能影响系争商标之功能 [7]。

就本案而言,唯一有争执的是要件(i),亦即Amazon美国网站是否于相关领域(英国)使用系争标识。该要件成立与否的争点在于,Amazon在其美国网站上刊登广告并销售美国BHPC商品之行为,对于英国消费者而言,是否具有「针对性」。UKSC于审理后,驳回Amazon的上诉,并维持上诉法院颁发的禁制令及有关损害赔偿的命令。UKSC之论理如下:

网站上商业活动的「针对性」,本来是欧盟法院(CJEU)在审酌成员国法院对消费者契约的管辖权时,所提出的概念。CJEU于2011年的L’Oréal SA v eBay International AG (Case C-324/09)案,将此概念导入商标案件。在该案中,法院认为,若位于第三国的商品之出售要约系「针对」于共同体商标规则(Community trade mark regulation)所涵盖的领土内的消费者,则有共同体商标规则的适用。若非如是,外国网站运营商,将可轻易规避遵守欧盟智慧财产权法的义务[8]。

UKSC指出,外国网站上的商品营销活动,对相关地区(在此为英国)的消费者是否具「针对性」,必须从普通消费者(average consumer)的观点加以判断。此所谓普通消费者是指一位适度知情(reasonably well informed)且具有合理观察力(reasonably observant)的消费者。不能单凭英国消费者可以造访某一个海外网站,就认定该网站对英国消费者具有「针对性」。在回答此一问题时,法院必须对所有相关情境进行多重因素评估,以评价普通消费者的反应[9]。

因此,在本案中,法院必须就Amazon美国网站在被位于英国的消费者浏览时的呈现方式,进行详细、有脉络的审查。经过审查显示或提及美国BHPC商品(或类似样品商品)的网站页面后,最高法院得出结论,英国/欧盟的普通消费者会认为Amazon美国网站是针对他或她的。特别重要的因素包括:

(i)登陆页面(landing page)和几乎所有后续页面都有提供送货到英国的讯息;

(ii)明确标示哪些展示的商品可运送到英国;以及

(iii)网站上有一个「审查您的订单」(Review your order)页面,提供将相关商品售予英国地址的消费者,并列出英国特定的送货时间及以英镑付款的选项[10]。

UKSC进一步指出,本案事实中确实存在若干相反的指标。例如,消费者可选择使用Amazon英国网站以及Amazon美国网站预设以美元显示价格等。但就本案而言,这些因素尚不足以撼动法院「针对性」问题的判断。UKSC也发现,跟美国网站相比,英国消费者透过英国网站下单的送货时间可能会更快、费用更低,但普通消费者可能不会轻易察觉此点。而且由于Amazon并未在其英国网站上展示及销售美国BHPC商品,因此这一点与本案无关[11]。

结论

基于上述理由,UKSC驳回Amazon的上诉并维持上诉法院的判决。透过本案判决,UKSC确认了「针对性」原则,不受英国脱欧影响,继续适用于英国商标法。

备注:

1. The Supreme Court, https://www.supremecourt.uk/about/the-supreme-court.html.

2. Lifestyle Equities CV & Anr v Amazon UK Services Ltd & Ots [2021] EWHC 118 (Ch), at paras. 8-9.

3. Lifestyle Equities CV and another (Respondents) v Amazon UK Services Ltd and others (Appellants) [2024] UKSC 8, at paras., 5-6.

4. Id, at paras., 52-57.

5. 规定于英国商标法TMA 1994, s. 10(1);欧盟商标规则EUTM 2017/1001, art. 9(2)(a). 我国商标法第68条第1项第1款亦有类似规定。

6. D. Llewelyn and T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 9th ed. (Sweet & Maxwell, 2019), pp. 767-768.

7. Lifestyle Equities CV and another (Respondents) v Amazon UK Services Ltd and others (Appellants) [2024] UKSC 8, at paras., 8-12.

8. Id, at paras., 15, 19.

9. Id, at paras., 24-25, 27-29.

10. Id, at paras., 60, 70-73, 80.

11. Id, at paras., 70, 74-79.

世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授

英国格拉斯哥大学法学硕士

英国新堡大学法学博士

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