法院曾判蘋果A7/A8處理器不侵權也不能告A9/A10侵權？2024年聯邦巡迴上訴法院WARF v. Apple案
图片来源 : shutterstock、达志影像
※如欲转载本文，请与北美智权报联络
杨智杰／云林科技大学 科技法律研究所 教授
美国威斯康辛大学（University of Wisconsin-Madison）的基金会于2014年先控告苹果公司的A7、A8处理器侵害其专利，后于2015年控告A9、A10因相同的技术特征侵害同一专利。2018年9月，美国上诉法院判决第一起诉讼不构成文义侵权。原告不服，对二起诉讼都继续争执。2024年8月联邦巡回上诉法院作出判决认为，由于A7、A8处理器与A9、A10处理器技术特征实质上相同，前一案的不侵权认定，对后一案有争点排除效，故对后一案也不能再告侵权。
威斯康辛大学控告苹果公司处理器侵害专利
本案源自威斯康辛大学的威斯康辛校友研究基金会（Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF）对两起相似案件的上诉：WARF I案和WARF II案。两起案件均围绕WARF持有的同一专利——美国专利号5,781,752（简称'752专利）[1]。
2014年1月31日，WARF对苹果公司提起WARF I案诉讼，主张苹果公司的A7和A8处理器侵害'752专利的请求项。在搜集证据的事证开示阶段，WARF发现苹果公司即将推出新一代的A9和A10处理器，有相同的技术特征，也可能侵害'752专利。故在2015年9月，WARF I案快要进入陪审团审判前，WARF又对苹果公司提出WARF II案诉讼，主张苹果公司新一代的A9和A10处理器也会侵害'752专利的请求项[2]。
另外，大约在WARF I陪审团审判前一个月，WARF提出一项限制动议，要求排除有关苹果公司美国专利申请号13/464,647（简称'647申请案）的证据和论点，该申请案后来核准为美国专利号9,128,725。苹果公司反对此动议，因为其打算使用'647申请案来反驳WARF的均等论以及主张'752专利无效。然而，WARF「同意」放弃均等论主张，并在审判中完全不作任何均等论的辩论，以换取苹果公司同意不在审判中提出'647申请案。地区法院根据双方的协议，下令「在审判的责任阶段，双方均不得引入有关'647申请案的证据或论点」。[3]
上诉法院认为WARF I案不构成文义侵权
WARF I案经过陪审团裁决，认定苹果公司的A7/A8处理器侵犯了'752专利。陪审团裁决后，苹果公司向地区法院请求依法自为判决。
其中，苹果公司认为其产品不应构成文义侵权。关键在于，请求项1记载：「...产生与特定（particular）[加载]指令相关的预测。」（...produce a prediction associated with the particular [load] instruction.）
苹果公司解释说，「特定」（particular）一词的平常和普通含义，意味着所主张的「预测」必须与单一加载指令（即一个且仅一个加载指令）相关，而不是与一组加载指令相关。苹果辩称，WARF的侵权理论使得「特定」一词变得毫无意义。虽然苹果公司要求法院针对「特定」一词的含义向陪审团作出指示，但地区法院驳回这一请求，因为双方并没有在陪审团审判前先要求进行「请求项解释」[4]。
苹果公司因而向联邦巡回法院提出上诉，上诉法院认定苹果公司的A7/A8处理器并未在文义上侵害'752专利，故推翻原判决。
原告在地区法院重审时主张均等侵权
推翻判决后，WARF要求基于等均等论进行新一轮的侵权审判[5]。但苹果公司反对此请求。同时，原本的WARF II案因为与WARF I案有关，在上诉期间暂时停止诉讼，故因WARF I案上诉结束使WARF II案也继续诉讼。
地区法院认为，WARF在之前的审判中已经放弃主张均等论，因此不能在重审时要求再主张均等侵权。故地区法院作出对苹果公司有利的判决[6]。
同时，地区法院也对WARF II作出判决。法院认为WARF I案的判决中的A7、A8处理器，与WARF II案中的A9、A10处理器，本质上是相同技术，故前案已对对后案产生争点排除效（issue preclusion），因此判决对苹果公司胜诉[7]。
WARF对地区法院所判的两个案件提出上诉，辩称其在WARF I案中并未放弃均等论主张，并认为法院不应对WARF II案作出争点排除效果的判决。
WARF是否放弃主张均等论？
关于WARF的均等论争议，WARF主张其在WARF I案中既未明示也未暗示放弃均等论。WARF的立场是基于其最初认为苹果公司的行为构成了文义侵权——根据对'752专利用语的直接解释——因此认为均等论在侵权论述中是多余的。WARF还主张，是苹果公司策略性地选择不对系争用语请求法院进行请求项解释，这影响了WARF的诉讼策略，导致其在WARF I案中仅专注于文义侵权的理论[8]。
苹果公司反驳这一说法，主张WARF放弃均等论是经过精心计算的决策，这是在换取苹果公司同意不将其相关专利作为证据的一个交换条件。此外，苹果公司指出，联邦巡回法院在WARF I案判决中明确提到双方关于WARF在开庭前放弃均等论的认知。苹果公司进一步辩称，这一认知，加上联邦巡回法院先前撤销判决时并未要求在补正程序，明确确立了WARF确实放弃了主张此理论的权利[9]。
联邦巡回法院认为，「请求项解释的改变」不是WARF在WARF I案的审判中未能主张均等论的借口。此外，联邦巡回法院认定WARF有意放弃这一理论是有意识的选择，与请求项解释无关，而是与苹果公司进行「互惠交换」以防止引入更多证据。因此，联邦巡回法院同意苹果公司的观点，认定WARF在WARF I案中未将均等论提交陪审团的行为，已有效地放弃了这一主张[10]。
WARF I案判决是否排除原告不得再于WARF II案对A9、A10提告
关于在WARF II案中适用争点排除原则（issue preclusion），联邦巡回上诉法院列出了运用该原则的前提条件：（1）受排除的争点与之前案件涉及的争点相同；（2）该争点已经实际进行了诉讼；（3）该争点的认定对最终判决至关重要；（4）被禁止重作主张的当事人在先前的诉讼中已经参与。联邦巡回法院明确指出，在WARF II案中，仅有前两项要件存在争议[11]。
联邦巡回法院分别审查了这两个要件。首先，法院讨论了是否涉案的处理器（WARF I案中的A7/A8与WARF II案中的A9/A10）「本质上相同」（essentially the same）；其次，法院探讨文义侵权与均等侵权是否属于同一个侵权「争点」[12]。
根据审判纪录中的证据，包括WARF自己的陈述以及合并WARF I案和WARF II案的可能性，联邦巡回法院支持地区法院的结论，认定这些处理器在争点排除的第一要件的认定上，属本质上相同[13]。
针对第二个要件，联邦巡回法院考虑了WARF的主张，即文义侵权和均等侵权的区别调查，意味着它们属于不同的争点。联邦巡回法院驳回这一观点，强调这两种类型的侵权都受到相同法条——35 U.S.C. § 271——的约束，该条文界定了直接专利侵权的范围。联邦巡回法院认为，同一个法条基础将文义侵权与均等侵权在争点排除中视为同一法律争点[14]。
此外，联邦巡回法院认定Kessler原则进一步阻止了WARF II案的进行。Kessler原则来自于1907年最高法院的Kessler v. Eldred案[15]，该原则旨在防止被判定为非侵权者在判决后继续经营时受到后续骚扰[16]。
WARF辩称，Kessler原则不适用于本案，因为A9/A10处理器的销售时间不同。然而，联邦巡回法院澄清，Kessler原则确实保护对本质上相同产品提出的诉讼，无论这些产品是在非侵权判决前或后销售。因此，联邦巡回法院认为WARF对Kessler原则的解释和应用不具说服力[17]。
最后，联邦巡回法院判决维持地区法院拒绝WARF在WARF I案中要求重新审判的动议，并支持地区法院的结论，即WARF I案的判决具有争点排除效，排除WARF II案的进行[18]。
备注：
Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple Inc., 112 F.4th 1364, 1368 (Fed. Cir. 2024).
Id, at 1369-70.
Id, at 1370.
Id, att 1370-71.
Id, at 1368-69.
Id, at 1368.
Id, at 1373.
Id, at 1374.
Id, at 1374.
Id, at 1374-76.
Id, at 1378-79.
Id, at 1379.
Id, at 1379-81.
Id, at 1982-84.
Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907).
Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple Inc., 112 F.4th, at 1384-85.
Id, at 1386.
Id, at 1386.
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
真理大学法律系副教授
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
延伸阅读&电子报订阅连结：
【详细内容请见《北美智权报》366期；欢迎订阅《北美智权报》电子报】