IP結合契約不可或缺

【文／冯震宇 图片提供／达志影像】

刚步入金龙年，台股就在台积电领军下，于新春开红盘之日开出跳空大涨，一举突破前高，也让台湾股民欢欣鼓舞。此大涨背后，不仅有台湾经济与科技实力的支撑，更是台厂厚积技术实力并推向国际的结果。随着越来越多台商采行合资与合作模式，台商也要学习欧美企业，利用IP 与契约互补的特性，结合IP 与所签订的契约，方能掌握竞争优势再创台湾股市高峰。

台商走向国际历程

受IP 侵权与契约相绳

综观台商技术走向国际的历程，其实呈现坎坷的一面。过往科技实力与技术累积的不足，使我国曾长期处于技术输入的阶段。为了取得发展所需技术，业者只能以合资、技术移转／授权或技术合作等方式，与国外技术拥有者合作。

但国外技术拥有者为维持其优势，并避免新的竞争者出现，往往利用IP与契约对我国业者进行双重限制，亦即对未签约利用主张IP 侵权，对签约的合作方则以契约相绳。为此，政府曾制定法规加以规范。例如针对合资(JV) 模式，订定《外国人投资条例》与《华侨回国投资条例》，虽准许侨外资得以自用机器设备或原料、专利权、商标权、著作财产权、专门技术或其他智慧财产权等作为出资种类，但有一定的限制。

为了保护台湾厂商不至遭受契约不合理的限制，政府还曾订定《技术合作条例》（已于1995年废止）作为技术授权与合作的基本规范，除要求应提供技术合作契约书与营运计划书供审核，并要求技术合作产品销售市场，不以中华民国管辖区域为限。

台湾科技实力强化

逆转过往不利情势

以合资、技术合作、授权走向国际随着台湾科技实力增强，加上政府与业者对研发的重视，使我国得以逐步透过技术引进、吸收、利用、再突破的模式，强化科技实力与技术积累，进而逆转过去受限于人的不利情景，并在近年开始运用自身技术优势，透过国际通行的合资、技术合作、授权等合作方式走向国际。此种趋势在半导体、资通讯、生物科技等新兴领域最为明显。

半导体合作案例

以目前台湾引以为傲的半导体为例，从最初透过工研院和美国RCA 合作引进技术，到与飞利浦合作成立台积电，台湾都是处于技术接受者的角色。但在政府政策支持与业者的努力下，台湾半导体产业已经落地生根并成长茁壮，使台湾成为全球不可忽视的矽岛。

台湾半导体产业的重要性，更在新冠疫情肆虐全球之际被充分突显。美日欧甚至印度等国纷纷寻求与台湾业者合作，台湾业者也把握机会以各种合作模式将技术输出国外，不但扩大自身影响力，还充分运用海外资源带动成长并分散风险。例如：

1. 台积电与立积电以合资(Joint Ventures, JV)方式，将自身技术转化为股权与国外厂商成立合资公司。

2. 联电以合作研发的模式进行。

3. 台湾IC 设计业者以专案研发或共同研发方式与国外厂商进行合作。

这种灵活策略与坚强技术实力，也成为台湾股市创新高的最坚强后盾。

1.合资模式

台积电透过提供技术与日本客户合资。

以台积电于2024 年2 月24 日开幕的日本熊本厂(JASM) 为例，该厂与美国厂相比，之所以能后发先至，除了日本政府的4,760亿日圆补助外，更重要的，就是台积电透过提供技术与日本客户合资，由台积电提供12 / 16 奈米和22 / 28 奈米特殊制程技术，以充分满足日本合作伙伴的需求，而日本合作伙伴则以出资方式参与以获得产能。

2.合作研发模式

相对于台积电与立积电的合资模式，联电则采合作研发模式。

联电在与福建晋华的合作研发案中，由晋华提供3亿美元采购研发设备，并支付联电4亿美元，作为制程研发费用，研发完成32奈米DRAM的IP则由双方共享。但此技术合作，因美光提出营业秘密侵权诉讼最后半途而废。2024年2 月联电再接再厉，宣布与英特尔合作开发12 奈米FinFET 制程。

透过此策略合作，联电可利用英特尔位于亚利桑那州现有的12、22 和32 厂进行制程研发和制造，除可大幅降低前期投资，并取得英特尔关键的FinFET 技术；英特尔则可最佳化现有产能利用率，并利用联电成熟制程技术与经验进行晶圆代工业务的转型。

3.IP授权、客制化、共同研发模式

台湾的IC 设计业者，采IP 授权、客制化与共同研发等不同合作方式与国外业者合作。

例如：

• 专注于开放式指令集RISC-V 的晶芯科就兼采这些模式，进而与脸书母公司Meta 共同研发AI 晶片。

• 专注BIOS 开发的系微与ARM 和辉达(NVIDIA)合作开发全新的伺服器架构，成为首家获得辉达认证的超级晶片平台BIOS 供应商。

• 台湾固态电池大厂辉能科技(ProLogium) 在欧洲的设厂，也受到宾士、软银中国、韩国浦项等国际资金青睐。

生技产业合作案例

在生技产业上， 更是大放异彩。仅2023年，就有8 家生技公司透过授权方式与国际药厂合作，共同开拓国际市场，其授权金高达15.4亿美元（约新台币500 亿元），创史上新高。

其中，昱展、安基、国邑及药华药等公司授权金额均跨越1 亿美元，也为其股价提供坚强的支撑。易威生医更运用美国《药品价格竞争与专利期补偿法案》(Hatch-Waxman Act)，针对加速学名药上市的paragraph IV 规定，对国际大厂诺华提起专利无效诉讼，进而与诺华和解取得诺华提前3 年独家授权其重磅心血管药物Sacubitril 的优惠条件，再转而透过中国子公司与中国业者合作，于2024 年3 月开始在中国开卖，也使其股价狂飙。

从台厂与国外企业间合作的模式观察，主要是基于所拥有的IP，再进而采行国际间已经广泛运用的合作模式。除成立以永续经营为目的之合资公司(JV) 外，也广泛运用契约模式，针对特定项目或特定技术进行共同研发与授权合作。

透过此些合作，不但能够快速进入市场、更可达成许多策略目的，有利于配合市场变化实现经营策略目标，降低营运风险。例如台积电日本厂，就是由台积电与日本合作伙伴共同投入资金、技术，并依持股比例共同分享利润与风险。

其中台积电占股70%，日本索尼半导体解决方案公司(SSMC)占20%、丰田集团的电装株式会社(DENSO)占10%。由于熊本一厂成效斐然，因此台积电与日本合作伙伴已经宣布启动熊本二厂兴建计划，丰田汽车也将直接加入，其股份将由台积电、SSMC、电装，以及丰田汽车以86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的比例分别持有。

其实，合资公司早已成为国际间技术合作的重要模式，许多知名公司皆以合资方式出现，例如：

• 日本Sony 和瑞典Ericson 合资成立SonyEricson

• 迪士尼、News Group、NBC Universal 等在2007 年合作成立影音串流平台Hulu

• Coors 和SABMiller 2 家啤酒公司2017 年在美国的资产合资成立MillerCoors

微软和通用电气(GE)在2012 年以50/50持股所创建的生医公司Caradigm 更是合资的最佳典范之一。该公司结合微软在数据平台方面的优势与GE在研发医疗保健应用程式方面的经验，仅用4年就获得全球1,500家医院的采用，而被数位病理解决方案提供商Inspirata 收购，使合作方成功退出。

合资背后的问题与挑战

契约模式随之而起

但合资也可能因为合作条件与所选择的合作伙伴而产生许多问题与挑战，甚至产生争议与诉讼。因此在许多新兴领域的合作，则以不成立实体，只透过契约模式达成同样目的。此种契约模式，除具有一定的弹性外，也不至于被所成立的实体牵制，在需要调动大量技术与资源的高科技领域被广泛采行。

例如在最夯的AI 领域，为了实现AI 研发作业技术平台，Arm在2023年11月宣布，与超微(AMD)、英特尔、Meta、微软、辉达、高通等科技业者合作，聚焦先进AI。而OpenAI 的CEO奥特曼更希望筹资7兆美元在全球广建晶圆厂，由现有晶圆厂负责营运，以提供AI 算力所需晶片。

在自驾车领域，Google 和菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 也开创合作新模式，Google 将其自动驾驶技术整合到克莱斯勒Pacifica 混合动力车中，除指派工程团队共同工作，还共同分担工程责任。此合作模式也催生通用汽车(GM) 和Cruise、Aptiv 和韩国现代汽车、以及Argo AI与福特、福斯等的合作。

合作要成功

IP 与契约不可偏废

不论哪种模式，若要成功，IP与契约都不可偏废。也就是说，掌握IP 的一方愿意提供IP供他方利用，而为保护其IP与合作各方的权利义务，必须透过契约对合作的条件与双方权利义务详加规定。在双方因理念不合或其他原因拆伙时，更需要契约的奥援。

例如在合资公司模式，若因利益分配及经营决策产生冲突而拆伙，就会面临股权、员工、客户等许多棘手的后续问题，此时就有赖于契约的约定。相对地，在契约为基础的合作模式，由于不涉及股权与合作实体的控制权，纵使未能继续合作、甚至拆伙，虽较为单纯，仍必须以契约作为解决问题的基础。

更重要的是，不论采哪一种合作模式，只要有合作，都会面临该模式特别的问题（如：合资公司的经营权／控制权、出资、募资、甚至是经营理念／经营策略的争议）与共通的问题，都必须透过契约加以规范。

国际合作趋势观察

共通问题在IP

就目前国际间业界合作趋势观察，其共通的问题就在于智慧财产权(IP)。因IP 乃是合资与技术合作的重点关注议题，特别是若任一方提供IP、或以IP作价、授权、或希望在合作范畴外使用提供方或共同研发的IP 时更是如此。

因此，合作各方不但要掌握IP，更需结合IP 与契约，透过契约补IP 之不足，否则将会使权益受损。

台湾生医业者就是最好的例证，在与国外合作的案例中，台厂虽拥有IP，却忽略契约内容，以致日后引发合作双方的争议、甚至诉讼。药华药、宝龄富锦、智擎等都是例证，突显IP与契约不可偏废的重要性。

面对IP相关问题，合资公司模式和仅签订契约的合作，即出现关键差异：

1. 以契约为基础的合作模式，并没有独立的法人人格，该合作所衍生的IP，若未以契约规定如何归属与利用，就会产生疑义。

2. 合资公司模式，因有独立的法人人格，因此归属与利用就与公司控制权攸关，这都涉及契约的规定。

一般而言，若合资公司没有特别约定（如回馈条款），则合资公司将拥有其员工或其委外厂商研发成果的所有IP，以及以其他方式（如：技术作价）所获得的IP，股东不得任意自行利用。若合资公司需要使用任一合作方的其他IP，也应获得该合作方的同意与授权，以明确使用规范与限制。

反之，在以契约为基础的合作模式，若没有明确规范，IP原则上归研发方所有；若该IP是共同研发，则由合作方所共有，此时就会产生如何利用的问题。若可由任一方自由利用，可能会因双方规模大小与市场力量差异，导致权利分配不符合原本合作初衷或基本的商业原则，并可能对双方合作的后续运作造成潜在障碍。因此，就以契约为基础的合作而言，应特别在契约内对IP的归属与运用进行明确规定。

常见问题1

IP 权利范畴与归属

另一个攸关的问题，就是合作方就其合作相关的其他IP 可否利用的问题。一般称合作方已经研发出来的IP 为背景IP (Background IP)，以有别于合作后所共同研发出来的IP (Foreground IP)。故在合作之初，除要了解合作方所提供IP的性质、范畴、归属与利用外，也要注意能否利用其他相关IP（如背景IP）。

如由一方提供其已取得的IP，给合资公司进行技术作价，他方应要求确保与该IP 相关的所有权利，都要移转或授权给该合资公司，并对该IP 进行尽职调查(DD)，以确认该IP 的权利归属现况（例如：是否仍有效、有无设定质权、剩余的有效期限是否符合需求等），并对该IP 进行评价。

若提供方并未移转全部权利，则应确保提供方不会在日后主张其保留的权利或嗣后获得的相关IP，还应注意提供方是否会要求将研发成果以回馈授权(Grant-back) 方式授权其利用。

在契约模式，合作方则应明确规定「背景IP」与「共同研发IP」的归属、利用与限制。虽然如此，仍可能有所缺漏。例如在共同研发新技术的早期阶段，由于其可能的应用场景不明，如何定义授权利用范围也可能不明，这就必须透过事前协商加以厘清。

此外，合作各方还需就IP 相关策略（例如：是否提出专利申请、如何对侵权采取行动、如何分担费用等）以及如何将共同研发的IP 进行移转或授权加以规定。若要以授权方式利用，则要对如何决定授权对象、授权基本条款（如：授权范围、专属或非专属授权、权利金、担保、侵权责任、授权期间和终止／解除条款等）、以及维护IP 所衍生相关费用（如：专利申请、举发、诉讼等费用）的分担等问题加以规范。

常见问题2

退出机制

另一个攸关合资公司与契约模式的重要问题，就在于退出机制，也就是契约的终止与解除问题。一般而言，台商对于终止与解除并不会特别注意，但是若合资／合作一方有权得不经催告就终止或解除契约，就可能会对合作造成重大的影响。

特别是若涉及合作的核心技术，则该终止或解除可能会造成合作方权利义务的不平衡，甚至阻止合资公司或合作方使用该技术的权利，还可能对已向第三人所为的授权造成重大影响，因此合作各方应将终止／解除权的影响纳入整体合作的评估。在以契约为基础的合作中，除退出，还应考虑对加入与是否可变更合作型态有所规定，例如：若准许加入，则新加入的权利义务为何？

常见问题3

数据资料

许多台商忽视的另一个重要问题，就是数据资料(Data)。不论合资或合作，都可能会产生大量有价值的数据资料，究竟何方可以利用与如何利用也应厘清。若涉及个资，由于各国都有保护个资的相关法规，也要注意任何搜集或利用的个资应符合各国法律的要求。

虽然合资与合作早就在国际间成为技术发展的基本模式，但是台湾业者早期因IP 专业知识、谈判地位、能力、以及英文法律专业等不足的影响，纵使采合资或技术合作方式，却往往面临被技术提供方透过IP 和所签订契约双重限制。

在政府与业者共同的努力下，台商在许多新兴科技领域，如半导体与生技领域的成果已有目共睹，也翻转过去只能依赖国外技术的历史。但在透过合资与技术合作输出技术之际，台商更要效法国外业者结合IP 和契约的策略，一方面注意IP 的保护（特别是营业秘密），另一方面则以契约补强，方不至于因合作丧失IP、甚或培养出自己的竞争对手。

重点摘要

1.我国曾长期处于技术输入的阶段，为取得发展所需技术，业者只能以合资、技术移转／授权或技术合作等方式，与国外技术拥有者合作，却往往受IP 权利限制与契约相绳。

2. 随着台湾科技实力增强、政府与业者对研发的重视，我国近年开始运用自身技术优势，透过国际通行的合资、技术合作、授权等合作方式走向国际。

3. 从台厂与国外企业间合作的模式观察，主要是基于所拥有的IP，再进而采行国际间已经广泛运用的合作模式。除成立以永续经营为目的之合资公司，也广泛运用契约模式，针对特定项目或特定技术进行共同研发与授权合作。

（本文作者为政治大学法学院暨商学院合聘教授）

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