再談「擬制喪失新穎性的直接置換」：智商法院111年度民專上字第19號二審判決
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吾思／资深专利工作者
说到拟制丧失新颖性，很多人都把重点放在「先前技术」的适格性。然而，在实际运用拟制丧失新颖性相关规定的时候，先前技术是否适格仅仅是门槛，踏进门槛之后，真正的重点在于如何判断所谓的「内容相同」。
拟制丧失新颖性规定之概要
依据现行审查基准，拟制丧失新颖性所称之「内容相同」，其判断基准除准用「新颖性之判断基准」之（1）完全相同；（2）差异仅在于文字之记载形式或能直接且无歧异得知之技术特征；（3）差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念等情事外，尚包含（4）差异仅在于依通常知识即能直接置换的技术特征。发明专利审查基准中对于上述事项（4）之判断，仅简单记载「系指申请专利之发明与先前技术的差异仅在于部分技术特征，而该部分技术特征为该发明所属技术领域中具有通常知识者依通常知识即能直接置换者」。
有鉴于审查实务中可参酌的案例相当稀少，笔者在北美智权报327期「拟制丧失新颖性的直接置换」中，以智慧财产及商业法院(以下简称「智商法院」)的110年度民专诉字第32号判决(以下简称「一审判决」)为例，初步探讨了关于拟制丧失新颖性直接置换的判断要点。上述案件之后进入了二审(智商法院111年度民专上字第19号案件)，在二审判决中，就拟制丧失新颖性直接置换又进行了一番热烈攻防，本期我们借由上述案件的二审判决，分享笔者对于拟制丧失新颖性直接置换的一些想法。
前情提要：本案概要及一审概要
智商法院在一审判决中具体指明，新颖性判断之重点为先前技术是否已揭露与专利请求项所载者相同的发明，申言之，只要单一先前技术中揭露了该发明之所有技术特征，该发明即因此而不具新颖性，无须考量二者间功能、手段、目的是否相同；相较于新颖性之判断，拟制丧失新颖性判断之重点虽又再多包含单一先前技术所载者与该发明间之差异，仅在于依通常知识即能直接置换之技术特征，然并未要求二者间于手段、目的等均须完全相同。而所谓直接置换则系指「差异特征系功能相同且基于通常知识即能进行的直接置换」，亦不以功能、手段、目的（均）完全相同为必要。
二审中原告主张与判决概要
原告(权利人)的主张
一审原告(即二审上诉人)对上述判决见解不服而提出二审上诉，并于该上诉中提出下列主张:(1)基于「严格新颖性」之原则，拟制丧失新颖性之判断根本不应该纳入「直接置换」的态样；(2)拟制丧失新颖性的直接置换应以差异特征之功能、手段、目的、结果等均完全相同方足以断定置换成立，故一审判决应予撤销。
二审判决概要
全案经智商法院进行二审之审理，并于2023年4月20日判决(以下简称「二审判决」)上诉驳回，嗣后上诉人(即一审之原告)未再提起三审之诉。至此，系争专利争执之更正本请求项29因「拟制丧失新颖性」而无效确定。
以下依据二审判决，说明法院对于原告的上述主张(1)及(2)的见解。
(1) 关于拟制丧失新颖性之判断，是否应纳入「直接置换」态样之争执：
上诉人主张拟制丧失新颖性之判断根本不应该纳入「直接置换」的态样，可谓是一种釜底抽薪、直捣黄龙的策略。若拟制丧失新颖性之判断未纳入「直接置换」态样，那么此系争请求项自然不会因「拟制丧失新颖性」而无效。
针对此一主张，合议庭指明「我国专利法自正式引进第23条『全文内容制』后，专利审查实务及法院判决一向采行扩大新颖性之法律解释适用方法…将『差异仅在于依通常知识即能直接置换的技术特征』作为专利法第23条…判断基准之一，并未逾越专利法第23条适用范畴，上诉人之主张不足采」。该判决中关于这部分的论述相当鞭辟入里，涉及专利法第23条中先申请案(即拟制先前技术)先占范围系「先请求项制」或「全文内容制」，乃至「全文内容制」之效力系「严格新颖性、扩大新颖性、新颖性及进步性」等议题[1]。
(2) 关于拟制丧失新颖性的直接置换，是否需考量差异特征之手段、目的、结果等方足以断定置换成立：
关于此点，合议庭肯认一审判决的见解，再次陈明直接置换是否成立仅需考量差异特征之功能是否相同而不以「…置换前后，…品质、结果、制备调整均完全相同」为必要，并指出(差异特征功能相同之)直接置换之目的主要在于避免先后专利案的均等范围互相掣肘。
本案心得与启示
如二审判决中所言，拟制丧失新颖性之判断当中，(差异特征功能相同之)直接置换之目的系为避免先申请案「极为近似、差异甚小之后申请案获得专利，则先申请案与后申请案相互落入彼此之均等范围而相互掣肘…此与专利法促进产业发展之目的相违。」。
因此，「直接置换」不但是拟制丧失新颖性判断之必须，而且，为了让先后申请案各自的均等范围不要重叠，就应该是「仅考量差异特征之功能相同，而不考量手段、结果是否相同」。
以下佐以示意图，说明拟制丧失新颖性的「直接置换」判断方式，如何让先后申请案各自的均等范围不要重叠。
(1) 拟制丧失新颖性之判断的确应纳入「直接置换」的态样，以尽量避免先/后申请案获准专利之权利范围重叠，导致该重叠范围之技术内容因彼此互相排他实施而二者均不能实施(即二审判决中所述「相互掣肘」)的情况，以免与专利法所述「促进产业发展」之目的相违背。
因为专利权范围包含「文义范围」与「均等范围」，而拟制丧失新颖性之判断所包含4种态样中的前3种(即，完全相同、差异仅在于文字之记载形式或能直接且无歧异得知之技术特征、差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念)主要系排除先申请案(以下简称「甲案」)及后申请案(以下简称「乙案」)所请文义范围重叠的部分，(惟排除后二者会可能因文义范围紧邻)而无从避免彼此均等范围与对方文义/均等范围发生重叠(如下图1所示)之情况，因此，须有直接置换之第4态样以适度避免该情况之发生。
图1. 专利权范围重叠示意图（一）；绘图：北美智权报／吾思
(2) 直接置换应仅需考量差异特征之功能相同且与手段、结果(如目的、功效等)是否相同无关。
盖若仅排除该特征在甲案功能、手段、结果均相同的范围，则可能发生乙案所请文义范围紧接在甲案均等范围边，仍会造成乙案所请均等范围与甲案均等范围/乃至于文义范围重叠之情况(如下图2所示)；相对地，若使乙案所请文义范围退缩至差异特征功能相同的范围外，才有可能使二者之均等范围互相远离(如下图3所示)，在相当程度上避免彼此互相掣肘并达成专利法所述促进产业发展的目的。
图2. 专利权范围重叠示意图（二）；绘图：北美智权报／吾思
图3. 专利权范围重叠示意图（三）；绘图：北美智权报／吾思
事实上，如本案一/二审判决所述，就专利审查基准关于直接置换之规定，本无须考量差异特征的手段、结果等是否相同之必要；无独有偶地，智慧局于本案二审宣判后不久(2023年7月1日)即在专利审查基准中针对直接置换之判断增列一个基板材料直接置换的例子，在该例中亦仅陈明直接置换之重点为差异特征功能相同，完全未包含关于其手段、结果之叙述，似有与前述判决意旨相互呼应之妙。这是否意味着审查端与审判端的见解趋于一致，并奠定拟制丧失新颖性「直接置换」判断之稳固基础呢?尚待智慧局/智商法院/业界实务从业人员继续在案例中进行验证。
备注：
责任编辑：吴碧娥
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交通大学经营管理研究所
日本知的财产管理技能检定合格
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